Liberté d’exploitation
Description générale
La liberté d’exploitation (ou « libex » ou “Freedom To Operate” (FTO) chez les anglo-saxons) est l’analyse d’un produit ou d’un procédé que l’on souhaite exploiter pour déterminer s’il est sous la dépendance d’un droit de brevet en vigueur. L’étude de liberté d’exploitation est indispensable pour limiter le risque d’enfreindre le droit de tiers lors de l’exploitation d’un brevet.
/!\ L’étude de liberté d’exploitation ne peut garantir un risque-zéro car elle se base sur les publications et documents existants. Ainsi, les demandes de brevets n’ayant pas encore été publiées (délai de publication de 18 mois) ne pourront pas entrer dans le périmètre d’étude de la liberté d’exploitation. La vigilance est donc de mise sur le long terme.
/!\ Le droit des tiers doit également être pris en compte pour d’autres titres de propriété que le brevet ; c’est notamment le cas pour le droits d’auteur (logiciel) et les droits couvrant l’exploitation des bases de données (droits d’auteur et droit dit « sui generis »).
Étape(s) précédente(s)
Étape(s) suivante(s)
Description détaillée
Même si une invention est brevetable, son exploitation peut entrer dans le champ de protection d’un brevet en vigueur et constituer une contrefaçon d’autres objets existants. Il est donc indispensable de conduire des recherches de liberté afin de vérifier si un nouveau produit breveté pourra être commercialisé sans contrefaire des brevets ou d’autres titres de PI (propriété intellectuelle) détenus par des tiers.
La recherche de liberté est un outil de prévention des risques qui permet d’éviter de devoir retirer un produit de la vente ou de payer des dommages et intérêts en cas de contrefaçon involontaire. Elle constitue en cela une sorte d’« audit de la propriété intellectuelle » : audit interne pour évaluer le risque d’éviction du droit d’exploitation de votre technologie et audit externe pour s’assurer de l’absence de droits des tiers dans la technologie dans le cas d’une acquisition par votre société d’une technologie issue d’un concurrent ou d’un partenaire (licence ou cession).
Afin de s’assurer que votre technologie ne fait pas de la contrefaçon d’un brevet existant en en reproduisant certaines caractéristiques techniques (même partielles), une étude de FTO (Freedom To Operate, liberté d’exploitation) est nécessaire dès les premières étapes de développement de la technologie. La FTO doit ensuite être contrôlée tout au long du processus jusqu’au choix des spécifications finales du DM. Il s’agit donc d’une procédure d’investigation complète et exhaustive qui constitue à ce titre un poste de dépense non négligeable (5 à 10k EUR par brevet analysé) mais qui prémunit le concessionnaire de tout élément négatif associé à l’acquisition des droits.
La recherche de brevets concurrents et bloquants se fait principalement par la recherche des brevets similaires portant sur tout ou partie des caractéristiques techniques de votre brevet dans les bases de données brevet telles que Orbit® (outil de Questel), PatBase®, Espacenet® (outil de l’European Patent Office ou EPO) ou Patentscope® (outil de la World Intellectual Property Organization ou WIPO).
A noter :
– Il est fortement recommandé de prévoir une étude de liberté d’exploitation avant la conclusion de tout contrat (licence ou cession) pour s’assurer de la pleine propriété (et donc de la pleine jouissance) de vos droits sur l’objet du contrat.
– S’il apparaît que la liberté d’exploitation de votre brevet n’est pas totale, il est toujours possible d’entrer en contact avec le tiers ayant-droit et de négocier un accord commercial et/ou une licence d’exploitation.